淺談在答覆審查意見時如何對申請檔進行修改？

在答覆審查意見的過程中， 我們通常會對權利要求書進行修改， 然而在審查意見通知書中， 通常會遇到這樣一句話“申請人對申請檔的修改應當符合專利法第33條的規定， 不得超出原說明書和權利要求書的記載範圍”。

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專利法第33條的內容為：申請人可以對其專利申請檔進行修改， 但是， 對發明和實用新型專利申請檔的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的範圍， 對外觀設計的專利申請檔的修改不得超出原圖片或者照片表示的範圍。

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本法條雖然只有一款， 但是卻表達兩層含義：

第一、申請人可以對其專利申請檔進行修改；

第二、對申請檔進行的修改應該遵循規定的原則， 符合規定的條件。

為何規定申請人可以對專利申請檔進行修改？

是因為專利申請檔的撰寫常常會出現用詞不嚴謹、表述不準確、權利要求的撰寫不恰當等缺陷， 如果不加修改即授予專利權， 不僅會影響準確的向公眾傳遞專利資訊， 妨礙公眾對授權專利的實施應用；還會影響專利權保護範圍的大小以及其確定性， 給專利的行使帶來困難。

以下簡介如何對申請檔進行修改：

（一）對權利要求的修改

允許對權利要求書進行的修改包括：通過增加或者變更獨立權利要求的技術特徵， 或者通過變更獨立權利要求的主題類型或主題名稱以及相應的技術特徵，

來改變該獨立權利要求請求的保護範圍；增加或者刪除一項或多項權利要求；修改獨立權利要求， 使其相對於最接近的現有技術重新劃界；修改從屬權利要求的引用部分， 改正其引用關係， 或者修改從屬權利要求的限定部分， 以清楚的限定該從屬權利要求請求的保護範圍。

例如， 一項發明專利中， 共包含5條權利要求， 其中包括1條獨立權利要求， 4條從屬權利要求。

對獨立權利要求的修改可以為：將任意一條或者多條從屬權利要求合併到獨立權利要求中， 或將說明書中的內容添加到獨立權利要求中， 或將能夠從附圖中毫無疑問的得到的內容添加到獨立權利要求中。

對於從屬權利要求的修改可以為：刪除該從屬權利要求、對從屬權利要求中的形式錯誤進行修改以及刪除從屬權利要求的部分內容。

針對第一種情況， 例如， 該條從屬權利要求與其他權利要求重複， 將該條從屬權利要求刪除；針對第二種情況， 主要是一些錯別字或語句不通順等；針對第三種情況， 例如， 一項發明專利獨立權利要求保護一種A部件， 從屬權利要求為“所述部件A包括有零部件B， 所述零部件B為絕緣材料， 所述絕緣材料為聚酯薄蠟”此時， 絕緣材料與聚酯薄蠟重複， 可以將“聚酯薄蠟”刪除。

（二）對說明書及其附圖的修改

1.對發明或者實用新型的名稱以及所屬技術領域部分的修改

發明或者實用新型的名稱應當與權利要求書保護的發明創造相對應。

因此， 如果權利要求中有多項獨立權利要求， 涉及產品、方法、用途等不同類型的多項發明創造， 應當在名稱中反映出來；反之， 如果原來採用的名稱反映了多項發明創造， 權利要求書經審查後限為僅僅保護其中一項發明創造， 則原來的名稱也應當作相應的調整。

2.對背景技術、要解決的技術問題以及有益效果部分的修改

申請人一般對現有技術的檢索能力有限， 因此， 原說明書記載的背景技術常常不是與其發明最為接近的現有技術。 原說明書記載的發明所要解決的技術問題以及所能產生的有益效果， 都是申請人根據其發明或者實用新型與其認為的最為接近的現有技術之間的不同之處歸納總結出來的。

當審查員經過檢索， 發現存在比申請人引證的背景技術更為接近的現有技術時， 不僅可能要求申請人修改說明書背景技術部分， 引證更為接近的現有技術， 還可能要求申請人根據該更為接近的現有技術重新確定其發明所要解決的技術問題以及所能產生的有益效果。

3.對發明內容、附圖內容、實施例部分以及附圖的修改

說明書的發明內容部分雖然名為“發明內容”， 但是從實際專利申請的一般撰寫方式來看， 其內容只是權利要求書內容的“翻版”， 因而只是對發明技術方案的一種概括說明， 而不是對發明技術方案的詳細說明。 申請人之所以採用這種撰寫方式， 目的往往是確保其權利要求書符合專利法第26條第4款關於權利要求書應當以說明書為依據的規定。 對權利要求書的內容進行修改之後，通常也需要對這一部分內容進行修改。因此，對這一部分的修改應當與權利要求書的修改要求彼此一致。

如果修改不符合規定會有什麼後果？

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依照《專利法實施細則》第四十四條、第五十三條和第六十五條規定，申請人對其專利申請文件的修改不符合本條規定的，既是在初步審查和實質審查過程中駁回該專利申請的理由，也是授予專利權後宣告該專利權無效的理由。

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審查員發現申請人提出的修改超出原說明書和權利要求書記載的範圍的，首先會通知申請人，指出這一問題，要求申請人予以改正。申請人逾期不答覆的，其專利將被視為撤回；申請人雖然作出答覆但仍然堅持提出其修改的，其專利申請將被駁回。如果在授予專利權之後才發現申請人原來進行修改存在不符合本條規定的問題，專利權人將沒有機會予以改正退回到修改之前的文本，其結果在有人以此為理由請求宣告無效時只能是宣告該專利權無效。

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對權利要求書的內容進行修改之後，通常也需要對這一部分內容進行修改。因此，對這一部分的修改應當與權利要求書的修改要求彼此一致。

如果修改不符合規定會有什麼後果？

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依照《專利法實施細則》第四十四條、第五十三條和第六十五條規定，申請人對其專利申請文件的修改不符合本條規定的，既是在初步審查和實質審查過程中駁回該專利申請的理由，也是授予專利權後宣告該專利權無效的理由。

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審查員發現申請人提出的修改超出原說明書和權利要求書記載的範圍的，首先會通知申請人，指出這一問題，要求申請人予以改正。申請人逾期不答覆的，其專利將被視為撤回；申請人雖然作出答覆但仍然堅持提出其修改的，其專利申請將被駁回。如果在授予專利權之後才發現申請人原來進行修改存在不符合本條規定的問題，專利權人將沒有機會予以改正退回到修改之前的文本，其結果在有人以此為理由請求宣告無效時只能是宣告該專利權無效。

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