專利侵權訴訟中，權利要求中功能性特徵的解釋
單位｜恒都律師事務所 智慧財產權事業部
作者｜專利行政專業組 白凱園
編者｜恒都微信運營團隊
在專利侵權訴訟中，特別是涉及發明或實用新型的專利侵權訴訟，必須確定專利權的保護範圍。
專利權保護範圍的確定涉及到諸多方面，僅在對權利要求進行解釋以確定其保護範圍時就涉及到專利權推定有效原則、折衷原則以及整體原則。可以毫不誇張地說，專利權保護範圍的確定是一項高度專業、複雜的系統工程。
功能性特徵指的是在權利要求中對產品的部件或部件之間的配合關係或對方法的步驟採用其在發明創造中所起的作用、功能或者產生的效果來限定的技術特徵。
2010版《審查指南》規定：“通常，對產品權利要求來說，應當儘量避免使用功能或者效果特徵來限定發明。
從上述的規定可以看出，權利要求中的功能性特徵應當解釋為覆蓋了所有能夠實現所述功能的實施方式。但是，2009年《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（一）》第四條規定：對於權利要求中以功能或者效果表述的技術特徵，人民法院應當結合說明書和附圖描述的該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，
也就是說，人民法院應當將功能性特徵解釋為說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，而並非審查指南中的“所有能夠實現所述功能的實施方式”。
將功能性特徵解釋為說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，基於以下理由：
（1）侵權訴訟中，如果將功能性特徵解釋為“所有能夠實現所述功能的實施方式”，對社會公眾來說明顯不公平。因為能夠實現同一功能的所有實施方式有很多，其中既有與說明書中實現所述功能的具體實施方式相等同的實施方式，也有本質上與其不等同的實施方式。當今科技發展可以用日新月異來形容，隨著時間的推移，會出現許多上述不等同的實施方式，這些實施方式同樣屬於“能夠實現所述功能的實施方式”，如果將這些不等同的實施方式也視為功能性特徵的解釋，那麼將會挫敗社會公眾的創造熱情，對社會公眾顯失公平，最終阻礙社會科學技術的進步。
（2）無效程式中，如果發明相對于現有技術的貢獻在於結構改進，而權利要求中寫的卻是功能性特徵，此時如果無效請求方提供的證據正好落入功能性特徵的範圍、但卻不同於說明書描述的具體實施方式，在此種情況下，除非專利權人將功能性特徵修改為說明書中的具體實施方式，否則專利權只能被宣告無效。
基於上述理由，將權利要求中的功能性限定解釋為說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，能夠使專利權人在侵權訴訟中不佔便宜，也使其在無效程式中不吃虧，同時能夠較好地平衡專利權人與社會公眾之間的利益。
2016年4月1日起施行的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第八條規定：
功能性特徵，是指對於結構、組分、步驟、條件或其之間的關係等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特徵，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。
與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特徵相比，被訴侵權技術方案的相應技術特徵是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特徵與功能性特徵相同或者等同。
上述第八條的第一款是關於功能性特徵的定義，但作了排除規定，即將一些用功能或者效果限定的技術特徵排除在功能性特徵之外，條件是本領域的普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式，例如定位槽、定位孔、溢流孔等，上述特徵均不被視為功能性特徵。
第八條第二款是關於與功能性特徵相等同特徵的認定標準，該標準可以概括為“一個基本兩個相同”，這與2015年修正的《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條所規定的等同特徵的認定標準有所不同，其可以概括為“三個基本相同”，具體規定如下：等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。
從以上的論述可以看出，將功能性特徵的等同特徵認定標準從“三個基本相同”變為“一個基本兩個相同”，明顯提高了認定標準，從而將含有功能性特徵的權利要求的保護範圍縮小了。需要注意的是，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》並未將所有等同特徵的認定標準都從“三個基本相同”變為“一個基本兩個相同”，而僅僅是對功能性特徵的等同認定做出了改變。
上述第二款中還規定功能性特徵的等同特徵認定的時間點是“本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的”，之所以將時間點定在“被訴侵權行為發生時”而不定在“專利申請日或優先權日”。
筆者認為出於以下因素考量：在一項權利要求中，功能性特徵往往數量較少，這是由於審查指南對功能性特徵撰寫時機的苛刻要求造成的。這樣經常會出現只包含一個功能性特徵的權利要求，在專利公開後，專利權人的競爭對手會想方設法找到專利的替代方案，如果將上述認定的時間點設在專利申請日或優先權日，那麼隨著技術的快速發展，在“被訴侵權行為發生時”，其競爭對手可能很容易找到新的技術來替代功能性特徵，即使新的技術改變很小，那麼競爭對手也將不會構成侵權。這對專利權人明顯有失公平，因此將等同認定的時間點定為“被訴侵權行為發生時”。
下面結合一案例來具體描述功能性特徵的解釋，以便確定權利要求的保護範圍。
寧波悅祥機械製造有限公司（以下簡稱悅祥公司）訴上海昶意機械製造有限公司侵害發明專利權糾紛一案，歷經上海二中院、上海高院以及最高院的初審、二審和再審，過程曲折。
原告悅祥公司主張的保護範圍是涉案專利的權利要求1。權利要求1要求保護一種折疊車架，包括七個技術特徵：1.前車架，2.後車架，3.踏板，4.控制前車架和後車架間夾角變化的鎖定裝置，5.所述前車架的後端與後車架的前端與踏板的中部三處共同鉸接在同一根鉸軸上，6.所述鎖定裝置的前部與前車架連接，7.所述鎖定裝置的後部與後車架連接。
對於該技術特徵4，法院認為：首先，沒有相應的證據可以證明，在所屬技術領域中，已經存在技術結構相對固定且為本領域的普通技術人員所熟知的，能夠控制前車架和後車架間夾角變化的“鎖定裝置”；其次，在權利要求1中，只記載了該鎖定裝置要實現的“控制前車架和後車架間夾角變化”的功能，而沒有記載實現前述功能的鎖定裝置的結構。因此，技術特徵4屬於功能性特徵。
涉案專利的說明書及附圖顯示鎖定裝置有A1至A5五個具體實施方式，其折疊/打開操作方式相同，即：折疊車架時，拉動插銷把手體，插銷從插銷孔中抽出，鎖定裝置被解鎖，下壓踏板，前車架和後車架間的夾角增大，車架進入折疊狀態；展開車架時，前車架和後車架間的夾角減小，鎖定裝置被鎖定，車架進入穩定的展開狀態。由此可見，說明書及其附圖中記載的A1至A5均能實現“控制前車架和後車架間夾角變化”的功能，A1至A5的前部、後部分別與前車架、後車架連接，A1至A5的具體實施方式及其等同實施方式均在技術特徵4涵蓋的範圍之內。因此，權利要求1的保護範圍為由技術特徵1至7組成的折疊車架的技術方案，其中技術特徵4的內容為說明書及其附圖中描述的A1至A5的具體實施方式及其等同實施方式。
由此可見，當權利要求中出現功能性特徵時，將其解釋為說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式。
綜上所述，作為從事專利業務的律師，在專利檔的撰寫過程中無可避免地會用到功能性特徵，但是要時刻牢記功能性特徵的解釋方法，不要濫用該技術特徵。同時，在專利侵權糾紛中，也要能夠熟練地運用上述方法對功能性特徵作出正確合理的解釋，以便確定專利權的保護範圍。
也有本質上與其不等同的實施方式。當今科技發展可以用日新月異來形容，隨著時間的推移，會出現許多上述不等同的實施方式，這些實施方式同樣屬於“能夠實現所述功能的實施方式”，如果將這些不等同的實施方式也視為功能性特徵的解釋，那麼將會挫敗社會公眾的創造熱情，對社會公眾顯失公平，最終阻礙社會科學技術的進步。（2）無效程式中，如果發明相對于現有技術的貢獻在於結構改進，而權利要求中寫的卻是功能性特徵，此時如果無效請求方提供的證據正好落入功能性特徵的範圍、但卻不同於說明書描述的具體實施方式，在此種情況下，除非專利權人將功能性特徵修改為說明書中的具體實施方式，否則專利權只能被宣告無效。
基於上述理由，將權利要求中的功能性限定解釋為說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式，能夠使專利權人在侵權訴訟中不佔便宜，也使其在無效程式中不吃虧，同時能夠較好地平衡專利權人與社會公眾之間的利益。
2016年4月1日起施行的《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》第八條規定：
功能性特徵，是指對於結構、組分、步驟、條件或其之間的關係等，通過其在發明創造中所起的功能或者效果進行限定的技術特徵，但本領域普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式的除外。
與說明書及附圖記載的實現前款所稱功能或者效果不可缺少的技術特徵相比，被訴侵權技術方案的相應技術特徵是以基本相同的手段，實現相同的功能，達到相同的效果，且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的，人民法院應當認定該相應技術特徵與功能性特徵相同或者等同。
上述第八條的第一款是關於功能性特徵的定義，但作了排除規定，即將一些用功能或者效果限定的技術特徵排除在功能性特徵之外，條件是本領域的普通技術人員僅通過閱讀權利要求即可直接、明確地確定實現上述功能或者效果的具體實施方式，例如定位槽、定位孔、溢流孔等，上述特徵均不被視為功能性特徵。
第八條第二款是關於與功能性特徵相等同特徵的認定標準，該標準可以概括為“一個基本兩個相同”，這與2015年修正的《最高人民法院關於審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規定》第十七條所規定的等同特徵的認定標準有所不同，其可以概括為“三個基本相同”，具體規定如下：等同特徵是指與所記載的技術特徵以基本相同的手段，實現基本相同的功能，達到基本相同的效果，並且本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的特徵。
從以上的論述可以看出，將功能性特徵的等同特徵認定標準從“三個基本相同”變為“一個基本兩個相同”，明顯提高了認定標準，從而將含有功能性特徵的權利要求的保護範圍縮小了。需要注意的是，《最高人民法院關於審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（二）》並未將所有等同特徵的認定標準都從“三個基本相同”變為“一個基本兩個相同”，而僅僅是對功能性特徵的等同認定做出了改變。
上述第二款中還規定功能性特徵的等同特徵認定的時間點是“本領域普通技術人員在被訴侵權行為發生時無需經過創造性勞動就能夠聯想到的”，之所以將時間點定在“被訴侵權行為發生時”而不定在“專利申請日或優先權日”。
筆者認為出於以下因素考量：在一項權利要求中，功能性特徵往往數量較少，這是由於審查指南對功能性特徵撰寫時機的苛刻要求造成的。這樣經常會出現只包含一個功能性特徵的權利要求，在專利公開後，專利權人的競爭對手會想方設法找到專利的替代方案，如果將上述認定的時間點設在專利申請日或優先權日，那麼隨著技術的快速發展，在“被訴侵權行為發生時”，其競爭對手可能很容易找到新的技術來替代功能性特徵，即使新的技術改變很小，那麼競爭對手也將不會構成侵權。這對專利權人明顯有失公平，因此將等同認定的時間點定為“被訴侵權行為發生時”。
下面結合一案例來具體描述功能性特徵的解釋，以便確定權利要求的保護範圍。
寧波悅祥機械製造有限公司（以下簡稱悅祥公司）訴上海昶意機械製造有限公司侵害發明專利權糾紛一案，歷經上海二中院、上海高院以及最高院的初審、二審和再審，過程曲折。
原告悅祥公司主張的保護範圍是涉案專利的權利要求1。權利要求1要求保護一種折疊車架，包括七個技術特徵：1.前車架，2.後車架，3.踏板，4.控制前車架和後車架間夾角變化的鎖定裝置，5.所述前車架的後端與後車架的前端與踏板的中部三處共同鉸接在同一根鉸軸上，6.所述鎖定裝置的前部與前車架連接，7.所述鎖定裝置的後部與後車架連接。
對於該技術特徵4，法院認為：首先，沒有相應的證據可以證明，在所屬技術領域中，已經存在技術結構相對固定且為本領域的普通技術人員所熟知的，能夠控制前車架和後車架間夾角變化的“鎖定裝置”；其次，在權利要求1中，只記載了該鎖定裝置要實現的“控制前車架和後車架間夾角變化”的功能，而沒有記載實現前述功能的鎖定裝置的結構。因此，技術特徵4屬於功能性特徵。
涉案專利的說明書及附圖顯示鎖定裝置有A1至A5五個具體實施方式，其折疊/打開操作方式相同，即：折疊車架時，拉動插銷把手體，插銷從插銷孔中抽出，鎖定裝置被解鎖，下壓踏板，前車架和後車架間的夾角增大，車架進入折疊狀態；展開車架時，前車架和後車架間的夾角減小，鎖定裝置被鎖定，車架進入穩定的展開狀態。由此可見，說明書及其附圖中記載的A1至A5均能實現“控制前車架和後車架間夾角變化”的功能，A1至A5的前部、後部分別與前車架、後車架連接，A1至A5的具體實施方式及其等同實施方式均在技術特徵4涵蓋的範圍之內。因此，權利要求1的保護範圍為由技術特徵1至7組成的折疊車架的技術方案，其中技術特徵4的內容為說明書及其附圖中描述的A1至A5的具體實施方式及其等同實施方式。
由此可見，當權利要求中出現功能性特徵時，將其解釋為說明書和附圖描述的實現該功能或者效果的具體實施方式及其等同的實施方式。
綜上所述，作為從事專利業務的律師，在專利檔的撰寫過程中無可避免地會用到功能性特徵，但是要時刻牢記功能性特徵的解釋方法，不要濫用該技術特徵。同時，在專利侵權糾紛中，也要能夠熟練地運用上述方法對功能性特徵作出正確合理的解釋，以便確定專利權的保護範圍。