原標題：在美國國際貿易委員會及專利審判和上訴委員會同時提出專利異議的優缺點
作 者 | Amy Simpson,Bing Ai,GeneLee， 博欽律師事務所
北京東方億思智慧財產權代理有限責任公司編輯翻譯
美國專利審判和上訴委員會（PTAB）及國際貿易委員會（ITC）因解決專利糾紛快速高效而享譽盛名。 PTAB的司法管轄權僅限於審查專利有效性， ITC的司法管轄權則更廣。 後者處理專利侵權、有效性及不可執行性問題， 與州地方法院頗為相像。 二者兼具的一個特點在於短時間內便能快速做出判決：PTAB平均需要18個月的時間， ITC則是16個月。 同時在這兩處對某單一專利提出異議時，
迄今為止， 不同於州地方法院的做法， ITC在雙方複審程式（IPR）仍在進行中的情況下往往拒絕中止ITC訴訟。 然而， IPRs對ITC調查有著顯著影響， 這取決於PTAB在IPR未決期間所做裁定以及訴訟的最後結果。 若是考慮在上述兩個法庭均提出專利有效性異議， 這或可導致大量異議的產生， 且不得不在一定時間內做出判決。
在ITC提起訴訟的優缺點ITC為美國專利權所有人提供替代法院以實施其專利權， 相較於在州地方法院提起訴訟更具優勢：
在ITC提起訴訟的優點
01
速度。 訴訟程式快， 從開始到最終決議平均約16個月。
02
禁令。 要想在州地方法院獲得禁令救濟變得越來越難， 而在ITC這是自然而然的事情（在ITC禁令救濟以排除令的形式存在，
03
成本降低。 可在單一ITC訴訟中舉出多方及多個被訴產品， 這可以節省開支。 此外， 無需對被訴方確立屬人管轄權， 因為ITC對於任何進口物品皆實施對物管轄權。
在ITC提起訴訟也存在著一些缺點。 首先需要確立起訴權， 專利權所有人必須證明存在“國內產業”， 或是該產業正在籌備當中。 此外， 任何一方在ITC並不能收回金錢損失。 相反， 只能獲取排除令作為救濟， 且該救濟僅限於進口到美國的被訴物品。
做出判決所需時間則是出彩點。 相較而言， ITC程式極為迅捷。 控告提出後的30天內ITC會對其進行審查並發起調查。 一般來說，
訴訟中止不太可能發生——ITC訴訟和IPRs一般並行開展
提交IPR或未決IPR並據此推遲或延期ITC救濟裁定， 這是不太可能的， 除非PTAB做出最終判決且此判決不可複審。
例如， 針對“部分網路設備、相關軟體及同類元件（II）”， ITC於2016年5月初結束調查並發佈救濟裁定。 此後不久， PTAB在最終書面裁決中認為所主張的權利要求不能取得專利權。 然而， ITC拒絕做出緊急動議中止其救濟裁定， 並指出PTAB的判決可上訴至美國聯邦巡迴上訴法院（CAFC）。 儘管PTAB認為相同的權利要求不能取得專利權， 但鑒於上訴程式並未用盡，
針對“部分3D影院系統及其同類元件”， 考慮到PTAB認為某些權利要求不能取得專利權， ITC在最終救濟裁定前做出了不同的判決。 被告一提出動議請求， ITC就針對PTAB未決上訴所主張的不可授予專利權的權利要求中止了救濟裁定。 然而， 針對IPR並未宣告無效的侵權權利要求， ITC維持其救濟裁定。
一些評論家堅持認為， ITC在上述兩個調查中所做判決自相矛盾。 ITC在一個案例中針對PTAB判決的未決上訴中止了救濟裁定， 而在另一案例中卻採取了相反的做法。 然而， ITC試圖區分這兩個案情， 其在針對影院系統的判決中指出：針對上述案例的訴訟中止對救濟範圍幾乎沒有實際影響（即便有， 也是微乎其微），
基於上述兩個案例， 可以得出結論：ITC會在下述兩種情況下中止救濟裁定。 其一， 鑒於PTAB做出最終且不可上訴的相反判決， ITC會中止訴訟。 其二， ITC會在對救濟範圍不產生實際影響的情況下中止救濟裁定。 然而， ITC在下述情況下不會中止訴訟， 即對於PTAB所做出的相反判決仍可以提起上訴， 中止救濟裁定會使得潛在的侵權產品流入美國。
這兩個調查也表明了要想提出IPR會有多難， 因為IPR對任何既得ITC救濟範圍都會產生影響。 ITC和IPR程式的時間軸相似， 因此要想獲得有關專利無效的IPR最終書面裁決是極其困難的， 更不用說在ITC發佈最終判決前用盡上訴選擇權， 除非ITC的調查大大推遲，或者早在提出ITC控告前便已提起IPR。
同時在PTAB和ITC立案的注意事項和實踐技巧
面臨ITC訴訟卻又想在PTAB挑戰專利有效性，這會出現什麼樣的結果？下述注意事項可用於評估在ITC立案過程中提起IPR訴訟的戰略優勢。
考慮接納IPR審判記錄作為證據。儘管ITC不太可能因為IPR中止訴訟或是推遲或延期救濟，IPRs仍可以對ITC調查產生影響。
例如，針對“部分氣凝膠隔熱複合材料及其製造工藝”，首席行政法官（ALJ）在聽證會後再次打開審判記錄，將PTAB做出的兩項拒絕被告提起IPRs的判決接納為證據。ALJ指出，PTAB所做判決並不是最終判決並且是建立在不同的舉證標準和案情記錄之上。
然而，ALJ承認了PTAB所做判決之間的相關性。PTAB判決詳細討論了被告在調查中所依據的多種現有技術，其中包括ITC調查中存在爭議的首要對比檔。儘管PTAB判決對ITC沒有約束力，但也還是具有一定影響力的。PTAB作為技術法庭其法官皆精通技術。PTAB法官對現有技術對比檔力度的裁定也許很有用處，對ITC法官來說很有可能頗具說服力，因為ITC法官並不具備相同的專業技術背景。
IPR判決無論對原告還是被告來說都具有多種用途。針對“光纖用紫外光固化塗料”，被告宣稱所主張的權利要求由於不公平行為而不可執行，這是因為特定現有技術是實質性的且在審查程式中被有意向專利審查員隱瞞。在並行的IPR程式中，PTAB對同一系爭現有技術進行審查並認為其不具備實質性。ALJ在某種程度上依據此判決打擊不公平行為抗辯。ALJ認為，鑒於PTAB裁定現有技術不具有實質性，被告則無法證明構成不公平行為的“若非則無”實質性。
因此，專利權所有人在IPR中所做聲明也可用來削弱其在ITC訴訟中作為原告所提出的爭辯。例如，如果專利權所有人在提交給PTAB的意見書中將專利範圍限定在很小的範圍內以克服現有技術，那麼這些狹隘的聲明便可用來在ITC打擊專利權所有人的侵權抗辯及國內產業抗辯。
即便ITC做出判決，未決IPRs也可給被告帶來制衡。未決IPR為受制於不利的ITC裁定的各方提供一種保險措施，因其可用來提供制衡，從專利權人那裡協商得出更加有利的解決方式。
未決IPR還可用來在訴訟程式中制衡專利流氓，因專利流氓可不想冒險使其專利無效並在未來無法使用。例如，專利流氓往往會在ITC提起訴訟，這是因為排除令可構成強大的威脅，從而這些專利流氓在ITC獲得的貨幣結算要比在州地方法院獲得的損害賠償要高。專利流氓並不製造產品，因而其沒有理由害怕反侵權指控。然而，由於專利流氓的唯一收入來源便在於損害賠償和貨幣結算，他們往往會針對其所主張專利對多個被告提起一系列訴訟。如果IPR受到威脅或是已提交但未決，專利流氓更可能達成數額相當的協定，結果便是IPR被終止（或是從未提起），專利流氓對其他當事人主張其專利權。
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除非ITC的調查大大推遲，或者早在提出ITC控告前便已提起IPR。同時在PTAB和ITC立案的注意事項和實踐技巧
面臨ITC訴訟卻又想在PTAB挑戰專利有效性，這會出現什麼樣的結果？下述注意事項可用於評估在ITC立案過程中提起IPR訴訟的戰略優勢。
考慮接納IPR審判記錄作為證據。儘管ITC不太可能因為IPR中止訴訟或是推遲或延期救濟，IPRs仍可以對ITC調查產生影響。
例如，針對“部分氣凝膠隔熱複合材料及其製造工藝”，首席行政法官（ALJ）在聽證會後再次打開審判記錄，將PTAB做出的兩項拒絕被告提起IPRs的判決接納為證據。ALJ指出，PTAB所做判決並不是最終判決並且是建立在不同的舉證標準和案情記錄之上。
然而，ALJ承認了PTAB所做判決之間的相關性。PTAB判決詳細討論了被告在調查中所依據的多種現有技術，其中包括ITC調查中存在爭議的首要對比檔。儘管PTAB判決對ITC沒有約束力，但也還是具有一定影響力的。PTAB作為技術法庭其法官皆精通技術。PTAB法官對現有技術對比檔力度的裁定也許很有用處，對ITC法官來說很有可能頗具說服力，因為ITC法官並不具備相同的專業技術背景。
IPR判決無論對原告還是被告來說都具有多種用途。針對“光纖用紫外光固化塗料”，被告宣稱所主張的權利要求由於不公平行為而不可執行，這是因為特定現有技術是實質性的且在審查程式中被有意向專利審查員隱瞞。在並行的IPR程式中，PTAB對同一系爭現有技術進行審查並認為其不具備實質性。ALJ在某種程度上依據此判決打擊不公平行為抗辯。ALJ認為，鑒於PTAB裁定現有技術不具有實質性，被告則無法證明構成不公平行為的“若非則無”實質性。
因此，專利權所有人在IPR中所做聲明也可用來削弱其在ITC訴訟中作為原告所提出的爭辯。例如，如果專利權所有人在提交給PTAB的意見書中將專利範圍限定在很小的範圍內以克服現有技術，那麼這些狹隘的聲明便可用來在ITC打擊專利權所有人的侵權抗辯及國內產業抗辯。
即便ITC做出判決，未決IPRs也可給被告帶來制衡。未決IPR為受制於不利的ITC裁定的各方提供一種保險措施，因其可用來提供制衡，從專利權人那裡協商得出更加有利的解決方式。
未決IPR還可用來在訴訟程式中制衡專利流氓，因專利流氓可不想冒險使其專利無效並在未來無法使用。例如，專利流氓往往會在ITC提起訴訟，這是因為排除令可構成強大的威脅，從而這些專利流氓在ITC獲得的貨幣結算要比在州地方法院獲得的損害賠償要高。專利流氓並不製造產品，因而其沒有理由害怕反侵權指控。然而，由於專利流氓的唯一收入來源便在於損害賠償和貨幣結算，他們往往會針對其所主張專利對多個被告提起一系列訴訟。如果IPR受到威脅或是已提交但未決，專利流氓更可能達成數額相當的協定，結果便是IPR被終止（或是從未提起），專利流氓對其他當事人主張其專利權。
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