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如何快速獲得美國專利授權?這些招數你或許不知道

— 專利申請提交, 要怎樣“做足前戲”?

—怎樣處理好與“審茬猿”的關係?

我們今天帶大家一起盤點快速獲得專利授權的那些招數!

原文作者:北京康信智慧財產權代理有限責任公司 吳貴明

美國Cantor Colburn律師所 Daniel Drexler

智慧芽編輯整理

自20世紀90年代以來, 美國等一些發達國家進入週期性經濟衰退時期。 為鼓勵科技創新, 美國近年制定了“拜杜法”, 還先後四次頒佈了《技術轉移和發明者保護法案》。 這些舉措對美國擺脫經濟乏力局面, 維持大國優勢地位, 起到了至關重要的作用。 日本為緩解經濟長期低迷狀態, 近年提出了“科學技術創造立國”的基本國策,

出臺了《產業技術能力強化法》。

近二十年來, 隨著中國經濟實力的大幅提升、中國製造產品品質的穩步提高, 越來越多的中國企業將目標瞄向了海外國際市場, 不少中國企業的產品進入了美國市場。 相應地, 起保駕護航作用的中國企業在美國的專利申請也越來越多。

2015年度, 來自中國向美國提交的發明專利申請達到21,386件, 獲得授權的發明專利為8,116件。 為了及時保護企業的自主智慧財產權, 在市場競爭中處於有利地位, 中國企業往往希望在美國提交的專利申請能儘快獲得授權保護, 以在市場競爭中佔據有利地位。 那麼在美國的專利制度框架下, 有可能快速獲得專利授權嗎?我們需要從美國目前的專利審查流程制度說起。

01 先來看看美國專利申請審查流程是怎樣的?

首先我們來瞭解下美國專利申請從遞交新申請到專利授權的整個流程, 如下圖1所示。

↑圖1 美國專利申請審查流程

從上圖可以看出, 美國專利申請從向美國專利商標局(USPTO)提交新申請到獲得授權,

大致經歷申請人提交申請、USPTO發出非最終駁回審查意見通知書、申請人提出答辯或對申請檔進行修改、USPTO發出最終駁回審查意見通知書(FOA)、申請人對最終駁回進行答辯或修改、USPTO給出建議書、申請人請求繼續審查(RCE)或提起上訴(Appeal)或提起繼續申請等程式。 一般而言, 從申請人遞交專利申請到最終獲得授權需要2-3年左右的時間。

那麼, 在美國審查制度下有辦法能大幅縮短審查時間而快速獲得專利授權嗎?

答案是肯定的!

為了滿足專利申請人儘快獲得專利授權的實際需求, USPTO提供了多種途徑供專利申請人選擇使用, 以使其專利申請能儘快獲得授權。 這些途徑要麼是借用了與其他國家或地區專利局之間的雙邊或多邊合作協定這一通道;要麼是通過專利申請人自己去做一些功課作業並提供給USPTO參考;要麼是通過繳納一筆不菲的額外官費等來推動並加快專利申請審查進程。

這些能加快專利申請授權進程的途徑主要包括:專利審查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)、加快審查程式(Accelerated Examination, AE)、優先審查程式(Prioritized Examination, PE)、審查前會晤(First Action Interview Pilot, FAIP)、駁回後重審(After Final Consideration Program, AFCP)、審查後程式(Post-Prosecution Pilot, P3 )、上訴前會商(Pre-Appeal Brief Conference)等。 請記住這兒出現的以及前面出現過的一些名詞英文字母縮寫, 我們在後面將會多次用到。

02 放大招了!到底怎樣加快審查程式?

下面我們逐一對上面提到的這些加快途徑的使用條件及其優缺點進行具體介紹。

| 專利審查高速路(Patent Prosecution Highway, PPH)

只要一件專利申請的同族專利申請在另一國家或地區專利局(這些國家或地區專利局與美國專利商標局簽訂有試點PPH協定)獲得了有利的審查結果,

與該專利申請相對應的美國專利申請在美國即適用PPH。 例如, 只要相應的中國國家智慧財產權局(SIPO)對一件發明專利申請作出了授權決定或指出某一項權利要求可以授權, 則此結果可作為在美國同族專利申請提起加快審查的依據。 又例如, 一項國際專利申請(PCT)獲得有利的書面審查意見, 或者新穎性與創造性方面肯定的國際檢索報告, 都可以用於將其對應的美國國家階段申請走審查高速路, 以縮短審查時間而儘快獲得專利授權。

此途徑的特點:不需要官費!只需要代理律師做很少量的工作, 具有很高的接受率。 截止2017年1月31日: 已有43,426 件PPH申請提交到USPTO, 其中36,547件獲得批准,比例高達84.2%。另一方面,走PPH通道的美國專利申請有更高的專利授權率,平均發出的審查意見通知書(OA)更少,相對非PPH案件減少了RCE率, 以及上訴(Appeal)率。

可見通過PPH來加快授權的優點是費用很低、程式簡單,及高通過率。而其缺點在於不適用於已走其他程式(例如下面將介紹的AE和PE)案件的加快審查。因此,當已經獲得其他國家或地區專利局的有利審查結果且不希望走其他形式的加快程式時,優選在美國走PPH加快途徑。

| 加快審查程式(Accelerated Examination, AE)

加快審查程式(AE)簡單地說就是專利申請人為了讓其專利申請儘快進入審程式,自己去做一些原本由專利審查員要做的工作,以縮短整個審查流程。專利申請人需要做現有技術檢索,並向USPTO提交請求檔,包括相應檢索結果及本申請權利要求與現有技術相比具有顯著區別的陳述意見。USPTO批准同意後,該申請即進入加快審查程式。審查目標是自申請日起12個月內完成對該專利申請案的審查,從提出申請到獲得授權的AE平均審查時間為10.75個月!

AE程式需要繳納的官費為$140,美國代理律師費約$2,000 - $5,000,這取決於案件的複雜程度。如果由中國企業申請人或中國專利代理機構完成現有技術檢索、分析檢索結果、準備AE請求檔,則可以大幅降低美國律師方面收取的費用。

優點:費用與其他途徑(例如PE)相比,相對較低;專利申請人可以控制審查過程與產生的費用;USPTO不限制每年接受的AE申請量(不同於PE);高授權率, 接近80%。其缺點在於:需要提供大量實質性的請求檔;潛在的較高費用成本;可能會產生禁反悔審查歷史檔;必須在提交專利申請時提出,進入專利申請審查階段則不能提起AE。因此,對於中國企業具有高度優先地位的案件,可以提起AE,尤其是當已經做了現有技術檢索和/或相應的PCT、EP、及中國專利申請已經開始進入審查時。

值得一提的是,根據美國聯邦法規第37編(CFR)1.102的規定,專利申請人還可以依身體健康原因或年齡原因(超過65歲)而請求免費加快審查(是不是很人性化?)。或者以申請專利的主題為環境保護、能源發展與保護等而要求USPTO免費加快審查。

| 優先審查程式(Prioritized Examination, PE)

優先審查程式(PE)的目標是對同意進入優先審查程式的專利申請案件在12個月內完成授權或最終駁回。請求優先審查程式需要向USPTO提交簡單的請求書並繳納官費$4000(費用很高喲!),但不需要申請人作檢索或實質性分析。這就等於你花上一筆錢,USPTO就把你的申請案從待審查的大池子裡抽出來優先處理而不需要排隊等待,且你可以做甩手掌櫃而不用做任何實質性的工作。從USPTO同意請求到發出第一次審查意見(OA)約為2個月;從同意請求到作出最終審查決定,約6個月;從同意請求到獲得專利授權約5個月。根據截止2016年9月份資料的統計得出的對PE程式案件最終審查結果為:最終駁回占45.2%;授權占44.6%;放棄占2.8%;上訴占(Appeal)7.4%。

PE的優點:簡單提交請求、有效快速跟蹤,既可在提交專利申請時提也可在進入審查階段後提。其缺點為:官費高、申請人無法控制費用成本或審查實體,最關鍵的是USPTO限制每年的PE申請量只有10,000件!這意味著想走PE程式可得一過完年就抓緊唷。因此對於那些高度優先的專利申請,且僅作了有限的檢索甚至還沒有進行現有技術檢索和/或同族專利申請在其他專利局還沒有進行審查的情況下,適用于走優先審查程式(PE)。提PE請求的時間越早越好,以避免USPTO年度指標用完而無法獲准。

| 審查前會晤(First Action Interview Pilot, FAIP)

根據現有美國專利審查實踐,一般在USPTO審查員發出第一次審查意見通知書之前,審查員是不接受申請人提出的與審查會晤請求的,因為你想找他談談,他可能還沒開始看呢。而審查前會晤(試點)程式FAIP則解決了這一問題,以加快對專利申請的審查過程。FAIP程式中,審查員先作現有技術檢索,向專利申請人提供會晤前交流意見,然後專利申請人與審查員會晤討論該交流意見,從而在專利申請被駁回前獲得解決其可專利性問題的機會。這一程式可促使加快審查並常常能較早獲得專利授權。根據USPTO官方網站截止2017年1月統計資料顯示,通過FAIP程式申請人收到的第一次審查意見通知即為授權的比例高達31.1%,遠高於未走FAIP時一通即獲授權比例的17.6%。

該程式的優點:簡單的請求程式,無官費。申請人只需支付很少的律師費。 能給予專利申請人甚至在發出第一次駁回審查意見通知書之前解決可專利性問題的機會。而其缺點在於:專利申請人需承擔研究分析會晤前交流意見的義務,並且需要與審查員聯絡會晤,從而較早即產生專利審查程式的費用。對於那些較重要的案件,且中國企業申請人能夠承擔早期費用成本及處理交流意見與審查員會晤工作量的情況下,FAIP不失為一種加快審查及快速獲得專利授權的很好程式。

| 駁回後重審(After Final Consideration Program, AFCP)

通常情況下,USPTO審查員不會再考慮對專利申請最終駁回(FOA)後提交的修改文本及意見陳述,為了使審查員能考慮這些修改及意見陳述,專利申請人通常需要提起繼續審查請求(RCE),從而導致費用增加及延遲授權。該AFCP程式給予審查員額外的時間來檢索和/或考慮專利申請人在最終駁回後提交的答覆意見。如果專利申請不能授權,AFCP需要審查員進行面談並提供其所發現及對申請人答覆的回饋。即使AFCP不能導致立即授權,也提供了與審查員互動交流的機會,從而可能加快進一步審查後獲得授權。

AFCP優點:簡單的請求程式,無需官費,很少的律師費。確保在最終駁回後有額外的與審查員互動交流的機會,常常能加快獲准專利授權。其缺點在於:要求至少對一項獨立權利要求進行修改,且不允許擴大該獨立權項的在任一方面保護範圍。

| 審查後程式(Post-Prosecution Pilot, P3 )

與AFCP相類似,審查後程式(P3)給予審查員額外的時間來考慮專利申請人在最終駁回後提交的修改與意見陳述。與AFCP所不同的是,P3 申請是由三個審查員組成的合議組來審理的。專利申請人提交書面陳述意見(限於5頁以內)並與合議組舉行會晤,合議組作出決定:(1)維持最終駁回;(2)專利申請授權;或(3)重啟專利審查程式以考慮新的駁回理由。

P3程式的優點:其他審查員與原負責此案的審查員一起審查此案,確保在最終駁回後還能與審查員互動交流,無官費。其缺點在於:要求提交5頁以內實質性的書面意見及口頭陳述,導致產生律師費;原處理此案的審查員仍在合議組中。因此,當希望其他審查員來審理此案時該程式非常有用。例如,原處理此案審查員非常頑固、難以說服,或錯誤理解專利申請人的意見陳述、權利要求、現有技術檔等情況下。

| 上訴前會商(Pre-Appeal Brief Conference)

與P3相類似,在提起正式上訴(Appeal)之前,由審查員組成的合議組來審理前面的駁回意見。與P3所不同的是,不保證會有與審查員會晤的機會。申請人提交上訴請求同時提起上訴前會商請求(限於5頁以內),合議組作出決定:(1)建議上訴;(2)重啟審理程式以考慮新的事宜;(3)專利申請授權;或(4)因提起的請求不符合要求而不予啟動上訴前會商程式。

該程式的優點:能讓其他審查員來審理該專利申請案件,與正式提起上訴(Appeal)相比費用較低,所花時間較少。其缺點在於:需要提供5頁以內實質性書面意見,從而導致產生律師費;原處理此案審查員仍留在合議組中;可能還是需要提起正式上訴;官費不低,需要繳納$800。因此,像P3一樣,當希望其他審查員來審理此案時該程式非常有用。例如,原處理此案審查員非常頑固難以溝通說服,或錯誤理解專利申請人的意見陳述、權利要求、現有技術檔等情況下,可用於避免與正式上訴產生的相關費用及所導致的時間延遲。

我們用一個圖表來簡單歸納下上面介紹的幾種加快審查程式。

圖2 加快審查程式比較

03 重點來了!上技巧乾貨

除了上面介紹的一些USPTO為專利申請人提供的各種正式加快程式,申請人在準備專利申請提交、提交專利申請後、專利申請審查時的各個階段都可以採用一些實用策略與技巧,以快速獲得其美國專利申請授權,且看下面給你獻上的計策。

1. 專利申請提交前,“做足前戲”!

作現有技術檢索;與發明人溝通確立現有技術狀態,明確發明起始點;根據上述資訊,針對發明的各個不同方面,例如設備、方法、系統等,撰寫不同層級保護範圍的權利要求;根據同族中國專利申請、PCT、歐洲EP等專利申請的在先審查修改權利要求;確認權利要求書、說明書和附圖在形式上都符合美國專利實踐的要求。

2. 按規矩辦事,提交專利申請

不要延遲提交美國專利申請,需要在優先權期限屆滿日之前提交;提交的申請應該是一件“完整”的美國專利申請,包括所有的檔,例如英文譯文、簽署的聲明、轉讓證書、委託書等;減少權利要求項數,不要有多項引多項的從屬權利要求;通過權利要求對應單一實施例而避免產生限制性選擇的審查意見(OA);與原始專利申請一起提交所瞭解的全面的披露資訊IDS(Information Disclosure Statement);使用PPH, AE, PE。

3. 處理好與“審茬猿”的關係

使用合適的FAIP,AFCP,P3以及上訴前會商程式;與審查員會晤,即使是USPTO正式程式之外的會晤,審查員在非最終駁回審查意見通知書發出後都會例行公事地同意會晤;會晤時能有一個非正式的交流以討論並解決專利申請中存在的問題;會晤能拉近與審查員的親善關係並推動審查進程,與審查員會晤不產生官費,僅在準備答覆審查意見之外稍微增加一點律師費而已。

4. 別忘了全程及時提交IDS問題

未提交已知的現有技術資訊資料將導致即使是獲得授權的專利(及相關聯的專利)會不可實施(unenforceable);在最終駁回、授權通知、繳納授權費之後才提交IDS,會導致需要啟動RCE程式和/或請求撤銷授權通知,由此常常導致不必要的時間延遲並產生不少的額外費用。

5. 做打不死的小強!“繼續申請”策略

經常有這樣的情況,審查員駁回了主要的獨立權利要求項,但指出從屬權利要求有授權前景,在這種情況下,只要將主權項進行修改加入可以獲得授權的從屬權利要求中的技術特徵,就能快速獲得專利授權。然後就可以提交一個或多個繼續申請,以尋求更寬保護範圍的權利要求獲得授權。可以提起的美國繼續申請的數量是沒有限制的,只要在母案授權之前的審查期間,任何時候都可以提起繼續申請。

6. 摸清USPTO的遊戲規則

美國專利商標局審查員都基於一個“計點”系統來工作,他們通過完成駁回、授權、一定量的會晤等來獲得“點數”。一個審查員的點數值每兩個星期及每個季度進行一次考核,在合適的時間提交合適的檔給審查員可誘使審查員快速作出決斷。

例如,在接近雙周週末時打電話與審查員討論並提交修改文件,比在該月的其他時間處理更容易被審查員接受喲!

7. 當然,也考慮用外觀設計專利來保護

美國外觀設計專利對那些可視的產品外觀提供申請費用低、授權快的專利保護,尤其適合消費類產品。一般一年內即可獲得授權,專利保護期限為14年。近幾年打得火熱的美國蘋果公司與韓國三星公司的專利侵權訴訟中,專利權人使用的就有幾項外觀設計專利權。美國最近的判例有加強外觀設計保護的趨勢。

8. 彎道超車,你還可以這麼做

可以借助專業的資料情報平臺,如智慧芽全球專利資料庫,查一查相似專利的審查員意見,詳細查看美國的OA答覆,可以讓你的專利申請少走很多彎路!你不想試一試嗎?複製連結並打開:http://t.cn/RJ0FSfS,申請免費體驗,24小時有專業技術顧問一對一聯繫您!

其中36,547件獲得批准,比例高達84.2%。另一方面,走PPH通道的美國專利申請有更高的專利授權率,平均發出的審查意見通知書(OA)更少,相對非PPH案件減少了RCE率, 以及上訴(Appeal)率。

可見通過PPH來加快授權的優點是費用很低、程式簡單,及高通過率。而其缺點在於不適用於已走其他程式(例如下面將介紹的AE和PE)案件的加快審查。因此,當已經獲得其他國家或地區專利局的有利審查結果且不希望走其他形式的加快程式時,優選在美國走PPH加快途徑。

| 加快審查程式(Accelerated Examination, AE)

加快審查程式(AE)簡單地說就是專利申請人為了讓其專利申請儘快進入審程式,自己去做一些原本由專利審查員要做的工作,以縮短整個審查流程。專利申請人需要做現有技術檢索,並向USPTO提交請求檔,包括相應檢索結果及本申請權利要求與現有技術相比具有顯著區別的陳述意見。USPTO批准同意後,該申請即進入加快審查程式。審查目標是自申請日起12個月內完成對該專利申請案的審查,從提出申請到獲得授權的AE平均審查時間為10.75個月!

AE程式需要繳納的官費為$140,美國代理律師費約$2,000 - $5,000,這取決於案件的複雜程度。如果由中國企業申請人或中國專利代理機構完成現有技術檢索、分析檢索結果、準備AE請求檔,則可以大幅降低美國律師方面收取的費用。

優點:費用與其他途徑(例如PE)相比,相對較低;專利申請人可以控制審查過程與產生的費用;USPTO不限制每年接受的AE申請量(不同於PE);高授權率, 接近80%。其缺點在於:需要提供大量實質性的請求檔;潛在的較高費用成本;可能會產生禁反悔審查歷史檔;必須在提交專利申請時提出,進入專利申請審查階段則不能提起AE。因此,對於中國企業具有高度優先地位的案件,可以提起AE,尤其是當已經做了現有技術檢索和/或相應的PCT、EP、及中國專利申請已經開始進入審查時。

值得一提的是,根據美國聯邦法規第37編(CFR)1.102的規定,專利申請人還可以依身體健康原因或年齡原因(超過65歲)而請求免費加快審查(是不是很人性化?)。或者以申請專利的主題為環境保護、能源發展與保護等而要求USPTO免費加快審查。

| 優先審查程式(Prioritized Examination, PE)

優先審查程式(PE)的目標是對同意進入優先審查程式的專利申請案件在12個月內完成授權或最終駁回。請求優先審查程式需要向USPTO提交簡單的請求書並繳納官費$4000(費用很高喲!),但不需要申請人作檢索或實質性分析。這就等於你花上一筆錢,USPTO就把你的申請案從待審查的大池子裡抽出來優先處理而不需要排隊等待,且你可以做甩手掌櫃而不用做任何實質性的工作。從USPTO同意請求到發出第一次審查意見(OA)約為2個月;從同意請求到作出最終審查決定,約6個月;從同意請求到獲得專利授權約5個月。根據截止2016年9月份資料的統計得出的對PE程式案件最終審查結果為:最終駁回占45.2%;授權占44.6%;放棄占2.8%;上訴占(Appeal)7.4%。

PE的優點:簡單提交請求、有效快速跟蹤,既可在提交專利申請時提也可在進入審查階段後提。其缺點為:官費高、申請人無法控制費用成本或審查實體,最關鍵的是USPTO限制每年的PE申請量只有10,000件!這意味著想走PE程式可得一過完年就抓緊唷。因此對於那些高度優先的專利申請,且僅作了有限的檢索甚至還沒有進行現有技術檢索和/或同族專利申請在其他專利局還沒有進行審查的情況下,適用于走優先審查程式(PE)。提PE請求的時間越早越好,以避免USPTO年度指標用完而無法獲准。

| 審查前會晤(First Action Interview Pilot, FAIP)

根據現有美國專利審查實踐,一般在USPTO審查員發出第一次審查意見通知書之前,審查員是不接受申請人提出的與審查會晤請求的,因為你想找他談談,他可能還沒開始看呢。而審查前會晤(試點)程式FAIP則解決了這一問題,以加快對專利申請的審查過程。FAIP程式中,審查員先作現有技術檢索,向專利申請人提供會晤前交流意見,然後專利申請人與審查員會晤討論該交流意見,從而在專利申請被駁回前獲得解決其可專利性問題的機會。這一程式可促使加快審查並常常能較早獲得專利授權。根據USPTO官方網站截止2017年1月統計資料顯示,通過FAIP程式申請人收到的第一次審查意見通知即為授權的比例高達31.1%,遠高於未走FAIP時一通即獲授權比例的17.6%。

該程式的優點:簡單的請求程式,無官費。申請人只需支付很少的律師費。 能給予專利申請人甚至在發出第一次駁回審查意見通知書之前解決可專利性問題的機會。而其缺點在於:專利申請人需承擔研究分析會晤前交流意見的義務,並且需要與審查員聯絡會晤,從而較早即產生專利審查程式的費用。對於那些較重要的案件,且中國企業申請人能夠承擔早期費用成本及處理交流意見與審查員會晤工作量的情況下,FAIP不失為一種加快審查及快速獲得專利授權的很好程式。

| 駁回後重審(After Final Consideration Program, AFCP)

通常情況下,USPTO審查員不會再考慮對專利申請最終駁回(FOA)後提交的修改文本及意見陳述,為了使審查員能考慮這些修改及意見陳述,專利申請人通常需要提起繼續審查請求(RCE),從而導致費用增加及延遲授權。該AFCP程式給予審查員額外的時間來檢索和/或考慮專利申請人在最終駁回後提交的答覆意見。如果專利申請不能授權,AFCP需要審查員進行面談並提供其所發現及對申請人答覆的回饋。即使AFCP不能導致立即授權,也提供了與審查員互動交流的機會,從而可能加快進一步審查後獲得授權。

AFCP優點:簡單的請求程式,無需官費,很少的律師費。確保在最終駁回後有額外的與審查員互動交流的機會,常常能加快獲准專利授權。其缺點在於:要求至少對一項獨立權利要求進行修改,且不允許擴大該獨立權項的在任一方面保護範圍。

| 審查後程式(Post-Prosecution Pilot, P3 )

與AFCP相類似,審查後程式(P3)給予審查員額外的時間來考慮專利申請人在最終駁回後提交的修改與意見陳述。與AFCP所不同的是,P3 申請是由三個審查員組成的合議組來審理的。專利申請人提交書面陳述意見(限於5頁以內)並與合議組舉行會晤,合議組作出決定:(1)維持最終駁回;(2)專利申請授權;或(3)重啟專利審查程式以考慮新的駁回理由。

P3程式的優點:其他審查員與原負責此案的審查員一起審查此案,確保在最終駁回後還能與審查員互動交流,無官費。其缺點在於:要求提交5頁以內實質性的書面意見及口頭陳述,導致產生律師費;原處理此案的審查員仍在合議組中。因此,當希望其他審查員來審理此案時該程式非常有用。例如,原處理此案審查員非常頑固、難以說服,或錯誤理解專利申請人的意見陳述、權利要求、現有技術檔等情況下。

| 上訴前會商(Pre-Appeal Brief Conference)

與P3相類似,在提起正式上訴(Appeal)之前,由審查員組成的合議組來審理前面的駁回意見。與P3所不同的是,不保證會有與審查員會晤的機會。申請人提交上訴請求同時提起上訴前會商請求(限於5頁以內),合議組作出決定:(1)建議上訴;(2)重啟審理程式以考慮新的事宜;(3)專利申請授權;或(4)因提起的請求不符合要求而不予啟動上訴前會商程式。

該程式的優點:能讓其他審查員來審理該專利申請案件,與正式提起上訴(Appeal)相比費用較低,所花時間較少。其缺點在於:需要提供5頁以內實質性書面意見,從而導致產生律師費;原處理此案審查員仍留在合議組中;可能還是需要提起正式上訴;官費不低,需要繳納$800。因此,像P3一樣,當希望其他審查員來審理此案時該程式非常有用。例如,原處理此案審查員非常頑固難以溝通說服,或錯誤理解專利申請人的意見陳述、權利要求、現有技術檔等情況下,可用於避免與正式上訴產生的相關費用及所導致的時間延遲。

我們用一個圖表來簡單歸納下上面介紹的幾種加快審查程式。

圖2 加快審查程式比較

03 重點來了!上技巧乾貨

除了上面介紹的一些USPTO為專利申請人提供的各種正式加快程式,申請人在準備專利申請提交、提交專利申請後、專利申請審查時的各個階段都可以採用一些實用策略與技巧,以快速獲得其美國專利申請授權,且看下面給你獻上的計策。

1. 專利申請提交前,“做足前戲”!

作現有技術檢索;與發明人溝通確立現有技術狀態,明確發明起始點;根據上述資訊,針對發明的各個不同方面,例如設備、方法、系統等,撰寫不同層級保護範圍的權利要求;根據同族中國專利申請、PCT、歐洲EP等專利申請的在先審查修改權利要求;確認權利要求書、說明書和附圖在形式上都符合美國專利實踐的要求。

2. 按規矩辦事,提交專利申請

不要延遲提交美國專利申請,需要在優先權期限屆滿日之前提交;提交的申請應該是一件“完整”的美國專利申請,包括所有的檔,例如英文譯文、簽署的聲明、轉讓證書、委託書等;減少權利要求項數,不要有多項引多項的從屬權利要求;通過權利要求對應單一實施例而避免產生限制性選擇的審查意見(OA);與原始專利申請一起提交所瞭解的全面的披露資訊IDS(Information Disclosure Statement);使用PPH, AE, PE。

3. 處理好與“審茬猿”的關係

使用合適的FAIP,AFCP,P3以及上訴前會商程式;與審查員會晤,即使是USPTO正式程式之外的會晤,審查員在非最終駁回審查意見通知書發出後都會例行公事地同意會晤;會晤時能有一個非正式的交流以討論並解決專利申請中存在的問題;會晤能拉近與審查員的親善關係並推動審查進程,與審查員會晤不產生官費,僅在準備答覆審查意見之外稍微增加一點律師費而已。

4. 別忘了全程及時提交IDS問題

未提交已知的現有技術資訊資料將導致即使是獲得授權的專利(及相關聯的專利)會不可實施(unenforceable);在最終駁回、授權通知、繳納授權費之後才提交IDS,會導致需要啟動RCE程式和/或請求撤銷授權通知,由此常常導致不必要的時間延遲並產生不少的額外費用。

5. 做打不死的小強!“繼續申請”策略

經常有這樣的情況,審查員駁回了主要的獨立權利要求項,但指出從屬權利要求有授權前景,在這種情況下,只要將主權項進行修改加入可以獲得授權的從屬權利要求中的技術特徵,就能快速獲得專利授權。然後就可以提交一個或多個繼續申請,以尋求更寬保護範圍的權利要求獲得授權。可以提起的美國繼續申請的數量是沒有限制的,只要在母案授權之前的審查期間,任何時候都可以提起繼續申請。

6. 摸清USPTO的遊戲規則

美國專利商標局審查員都基於一個“計點”系統來工作,他們通過完成駁回、授權、一定量的會晤等來獲得“點數”。一個審查員的點數值每兩個星期及每個季度進行一次考核,在合適的時間提交合適的檔給審查員可誘使審查員快速作出決斷。

例如,在接近雙周週末時打電話與審查員討論並提交修改文件,比在該月的其他時間處理更容易被審查員接受喲!

7. 當然,也考慮用外觀設計專利來保護

美國外觀設計專利對那些可視的產品外觀提供申請費用低、授權快的專利保護,尤其適合消費類產品。一般一年內即可獲得授權,專利保護期限為14年。近幾年打得火熱的美國蘋果公司與韓國三星公司的專利侵權訴訟中,專利權人使用的就有幾項外觀設計專利權。美國最近的判例有加強外觀設計保護的趨勢。

8. 彎道超車,你還可以這麼做

可以借助專業的資料情報平臺,如智慧芽全球專利資料庫,查一查相似專利的審查員意見,詳細查看美國的OA答覆,可以讓你的專利申請少走很多彎路!你不想試一試嗎?複製連結並打開:http://t.cn/RJ0FSfS,申請免費體驗,24小時有專業技術顧問一對一聯繫您!

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